Diretrizes para a realização da transferência de tecnologia de patentes não analisadas pelo INPI

Abstract

A resolução 199 de 07 de julho de 2017 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) abriu a possibilidade de realizar transferência de tecnologias ainda não analisadas pelo INPI. Entretanto, mesmo com este estabelecimento não são encontrados estudos que abordem riscos e garantias deste procedimento visando a segurança das partes envolvidas. Assim, o presente estudo buscou definir um conjunto de diretrizes para a realização da transferência de tecnologia de patentes não analisadas pelo INPI. Para tanto, o presente estudo caracterizado como sendo qualitativo e exploratório, fez uso de cinco fases para a coleta de dados, sendo fase 1) identificação das formas de transferência de tecnologia coletadas a partir de uma análise documental e bibliográfica, fase 2) identificação dos trâmites realizados para uma transferência de tecnologia de patentes ainda não analisadas pelo INPI coletada a partir de entrevistas com sete especialistas em propriedade intelectual, fase 3) identificação da jurisprudência sobre transferência e tecnologia de patentes ainda não analisadas pelo INPI coletada por meio da análise dos sites dos Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça comum dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, fase 4) identificação de riscos e garantias para a transferência de tecnologia de patentes ainda não analisadas pelo INPI identificados por meio da entrevista com os especialistas e, fase 5) definição das diretrizes para a realização de transferência de tecnologia de patentes ainda não analisadas pelo INPI, realizada a partir dos achados das fases anteriores. Os resultados indicam que os formatos mais usuais de transferência de tecnologia, específicos para patente são: licença para exploração de patente, cessão de patente, licença compulsória de patente. Porém, foram encontrados mecanismos como spin-offs, publicações, encontros e projetos de pesquisa e desenvolvimento cooperativos, eventos, capacitações e intercâmbios. Sem a jurisprudência no tema, diversos riscos associados a realização de uma transferência de tecnologia ainda não analisada pelo INPI foram encontrados como: divergência entre as partes envolvidas, prática da tecnologia em ambiente de mercado, implantação comercial (aceitação de mercado, produção (insumos, mão de obra qualificada), chancela da transferência sem análise da tecnologia (não há préanálise dos requisitos de patenteabilidade), benefícios da transferência que se encerram com o a análise do conteúdo da propriedade intelectual, indeferimento da patente de invenção, perda dos benefícios pela averbação do contrato de transferência junto ao INPI, perda dos direitos de exclusividade de exploração, indenização de investidores e perda do valor econômico da tecnologia. Assim, o fluxo para a realização da transferência de tecnologias ainda não analisadas pelo INPI, chamados de diretrizes podem ser definidos como: a) realização de uma análise das tecnologias a serem transferidas, b) Identificação dos atores da transferência para a suas necessidades, expectativas e exigências, c) realização de uma due diligence considerando diferentes fatores para verificar se a tecnologia poderá ser desenvolvida em todo seu potencial, d) identificação da amplitude da proteção da patente, e e) elaboração de um contrato onde os riscos são minimizados e as garantias especificadas.<br>

Abstract: Resolution 199 of July 7, 2017 of the National Institute of Industrial Property (INPI) opened the possibility of transferring technologies not yet analyzed by INPI. However, even with this establishment there are no studies that address the risks and guarantees of this procedure aiming at the safety of the parties involved. Thus, the present study sought to define a set of guidelines for carrying out technology transfer of patents not analyzed by the INPI. For this, the present study characterized as being qualitative and exploratory, made use of five phases for data collection, being phase 1) identification of the forms of technology transfer collected from a documentary and bibliographic analysis, phase 2) identification of the procedures carried out for a transfer of patent technology not yet analyzed by INPI collected from interviews with seven specialists in intellectual property, phase 3) identification of jurisprudence on transfer and patent technology not yet analyzed by INPI collected through the analysis of the sites of the Federal Regional Courts, Superior Court of Justice and Common Courts of Justice of the states of São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul, phase 4) identification of risks and guarantees for the transfer of patent technology not yet analyzed by the INPI identified through the interview with the specialists and, phase 5) definition of the guidelines for the transfer of patent technology not yet analyzed by the INPI, based on the findings of the previous phases. T he results indicate that the most common formats for technology transfer, specific to patents, are: license for patent exploration, patent assignment, compulsory patent license. However, mechanisms such as spin-offs, publications, meetings and cooperative research and development projects, events, training and exchanges were found. Without the jurisprudence on the subject, several risks associated with carrying out a technology transfer not yet analyzed by the INPI were found as: divergence between the parties involved, technology practice in the market environment, commercial implantation (market acceptance, production (inputs, qualified labor), transfer seal without analysis of technology (there is no pre-analysis of patentability requirements), transfer benefits that end with the analysis of the content of intellectual property, rejection of the invention patent, loss of benefits by registration of the transfer contract with the INPI, loss of the exclusive rights to explore, indemnification of investors and loss of the economic value of the technology, so the flow for carrying out the transfer of technologies not yet analyzed by the INPI, called guidelines can be defined as: a) conducting an analysis of the technologies to be transferred, b) Identification of the transfer actors for their needs, expectations and requirements, c) carrying out due diligence considering different factors to verify whether the technology can be developed to its full potential, d) identification of the amplitude patent protection, and e) drafting a contract where risks are minimized and guarantees specified